ソフトウェア特許に関する知財高裁判決（１）

　平成１７年９月３０日にワープロソフトとして有名な「一太郎」などに対する判決が知財高裁でありました。この判決は、ソフトウェア特許に関する高裁判決であること、及び発足間もない知財高裁の初めての大合議判決であることから、大変注目されました。その内容について、以下、ご紹介いたします。なお、太字、下線、及び青字部分は弊所にて追加したものです。

【控訴人製品をインストールしたパソコン及びその使用の構成要件充足性（争点１）】
　
　「アイコン」とは，「表示画面上に各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示したもの」と一般に理解されており，本件発明にいう「アイコン」も，表示画面上に各種のデータや処理機能を絵又は絵文字として表示して，コマンドを処理するものであれば足り，それ以上に，ドラッグないし移動可能性やデスクトップ上への配置可能性という限定を付す根拠はないところ，控訴人製品の「ヘルプモード」ボタン及び情報処理機能を実行させるボタンのうち任意の選択に係るボタン（以下「情報処理ボタン」という。）は，本件発明の特許請求の範囲における前記「アイコン」に該当するから，控訴人製品をインストールしたパソコン及びその使用は，それぞれ本件第１，第２発明及び本件第３発明の各構成要件を充足し，その技術的範囲に属する，と判断する。

【特許法１０１条２号及び４号所定の間接侵害の成否（争点２）】

本件第１，第２発明についての特許法１０１条２号所定の間接侵害の成否

　「控訴人製品をインストールしたパソコン」は，本件第１，第２発明の構成要件を充足するものであるところ，控訴人製品は，前記パソコンの生産に用いるものである。すなわち，控訴人製品のインストールにより，ヘルプ機能を含めたプログラム全体がパソコンにインストールされ，本件第１，第２発明の構成要件を充足する「控訴人製品をインストールしたパソコン」が初めて完成するのであるから，控訴人製品をインストールすることは，前記パソコンの生産に当たるものというべきである。

　また，特許法１０１条２号所定の「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは，典型的には，ねじ，釘，電球，トランジスター等のような，日本国内において広く普及している一般的な製品，すなわち，特注品ではなく，他の用途にも用いることができ，市場において一般に入手可能な状態にある規格品，普及品を意味するものと解するのが相当である。本件において，控訴人製品をヘルプ機能を含めた形式でパソコンにインストールすると，必ず本件第１，第２発明の構成要件を充足する「控訴人製品をインストールしたパソコン」が完成するものであり，控訴人製品は，本件第１，第２発明の構成を有する物の生産にのみ用いる部分を含むものであるから，同号にいう「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たらないというべきである。

　間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は，差止請求の関係では，差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時であり，弁論の全趣旨に照らせば，被控訴人の前記主張は，その趣旨をも含意するものと解されるところ，本件においては，控訴人は，遅くとも本件訴状の送達を受けた日であることが記録上明らかな平成１６年８月１３日には，本件第１，第２発明が被控訴人の特許発明であること及び控訴人製品がこれらの発明の実施に用いられることを知ったものと認めるのが相当である。

　以上によれば，控訴人が業として控訴人製品の製造，譲渡等又は譲渡等の申出を行う行為については，本件第１，第２発明について，特許法１０１条２号所定の間接侵害が成立するというべきである。

　特許権の間接侵害については平成１４年法改正前から特許法１０１条に規定があり、(1)特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産等をする行為と、(2)特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産等をする行為、の２つが間接侵害行為として規定されていました。そして、 「のみ用いる物」とは、専用品、すなわち他の実用的な用途がない物と解されていました。
　しかし、ソフトウェア製品の場合、権利侵害に該当するソフトウェアのみが格納されていることは稀であり、通常はそれ以外のソフトウェアも併せて格納されていることが通常です。従って、侵害者とされる側から、権利者側が侵害品と主張するソフトウェア製品は「のみ用いる物」に該当するものではないと主張されることになり、ソフトウェア特許の場合、権利保護に欠ける結果となることが多いとの指摘がなされていました。
　その後、平成１４年法改正により、「特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」も間接侵害行為として規定されました。ポイントは、「のみに使用する物」でなくても、「知りながら」などの主観的要件も満たすことを条件に間接侵害の成立が認められるようになったことです。（平成１４年法改正前の間接侵害の成立要件は、客観的要件のみで、主観的要件は入っていませんでした。）
　本判決は、この規定を元に控訴人の行為について、間接侵害が成立すると判断したものです。ポイントは、控訴人のソフトウェア製品が、被控訴人の特許の内の装置クレームの間接侵害に該当すると判断したことです。

本件第３発明についての特許法１０１条４号所定の間接侵害の成否

　「控訴人製品をインストールしたパソコン」について，利用者（ユーザー）が「一太郎」又は「花子」を起動して，物件目録の「機能」欄記載の状態を作出した場合には，方法の発明である本件第３発明の構成要件を充足するものである。そうすると，「控訴人製品をインストールしたパソコン」は，そのような方法による使用以外にも用途を有するものではあっても，同号にいう「その方法の使用に用いる物・・・であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するものというべきであるから，当該パソコンについて生産，譲渡等又は譲渡等の申出をする行為は同号所定の間接侵害に該当し得るものというべきである。

　しかしながら，同号は，その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物についてこれを生産，譲渡等する行為を特許権侵害とみなすものであって，そのような物の生産に用いられる物を製造，譲渡等する行為を特許権侵害とみなしているものではない。本件において，控訴人の行っている行為は，当該パソコンの生産，譲渡等又は譲渡等の申出ではなく，当該パソコンの生産に用いられる控訴人製品についての製造，譲渡等又は譲渡等の申出にすぎないから，控訴人の前記行為が同号所定の間接侵害に該当するということはできない。

　特許法１０１条４号（現５号）は、「特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」を間接侵害に該当する行為として規定しています。これは、上記の物の発明（２号）を方法の発明の場合に置き換えたものとも言えます。
　本判決のポイントは、２号の装置クレームの間接侵害の成立は認めながら、４号（現５号）の方法クレームの間接侵害の成立を認めなかったことです。この事を踏まえて、ソフトウェア特許の場合、予想される侵害形態などを事前に十分検討した上で特許請求の範囲に記載するクレームを、（装置クレーム、方法クレーム、プログラムクレームなどから）適切に選択して出願書類を作成することが重要だと言えます。

【本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められ，本件特許権の行使は許されないか（争点３）】

　乙１８文献（ヴィッキー・スピルマン＝ユージン・ジェイ・ウォング著「ＨＰニューウェーブ環境ヘルプ・ファシリティ」，１９８９年〔平成元年〕８月発行）は，本件特許出願（平成元年１０月３１日）前に外国において頒布された英語の刊行物であるところ，ＨＰニューウェーブ環境のためのヘルプ・ファシリティであるから，「情報処理装置」及び「情報処理方法」に関するものである。原判決が争点１（構成要件充足性）について認定したとおり，本件特許出願当時，所定の情報処理機能を実行するための手段として「アイコン」は周知の技術事項であり，また，証拠によれば，同様の手段として「メニューアイテム」も周知の技術事項であったことが認められる。そうであれば，所定の情報処理機能を実行するための手段として，「アイコン」又は「メニューアイテム」のいずれを採用するかは，必要により当業者が適宜選択することのできる技術的な設計事項であるというべきである。

　仮に，本件特許出願当時，アプリケーションの画面から直接利用されるヘルプ機能を実行するために「プルダウン・メニュー」を用いる構成が，当該技術分野のスタンダード的なものであったとしても，それ以外のものを使用することに特段の阻害要因が存在するわけではなく，現に，前記(5)のとおり，乙１２文献には，アプリケーションの画面から直接利用されるヘルプ機能を実行するために「アイコン」を用いた構成が記載されているから，本件発明のように，「プルダウン・メニュー」を用いず「アイコン」を用いた構成を着想することが著しく困難であったとは到底いうことができない。したがって，被控訴人の前記主張は採用することができない。

　以上によれば，本件発明，すなわち，本件第１発明ないし本件第３発明は，乙１８発明及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件発明に係る本件特許は，特許法２９条２項に違反してされたものであり，特許無効審判により無効にされるべきものと認められるというべきである。したがって，特許権者である被控訴人は，同法１０４条の３第１項に従い，控訴人に対し，本件特許権を行使することができないといわなければならない。

　最高裁は、いわゆるキルビー事件判決（平成１２年４月１１日）において、特許に無効理由が存在することが明らかなときは、その特許権に基づく差止・損害賠償請求は権利の濫用に当たるので許されないと判示しました。（権利の濫用に当たるといっても、侵害者側の主観的要件を要求していません。）
　そして、平成１６年法改正では特許法１０４条の３を新設して、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」と規定しました。本判決は、この規定を適用しています。ポイントは、特許無効審判を経ることなく、裁判所が当該特許を無効と判断して控訴人の主張を認めていることです。

　　　　無料でメール相談をお受けしております。こちらからご相談下さい。